La doppia brevettazione e la conversione del brevetto nullo

di Laura Zammataro - Consulente di diritto informatico



Molto spesso l’inventore si trova nell’oggettiva difficoltà di qualificare il proprio trovato come invenzione o come modello di utilità, ragion per cui un valido rimedio a tale situazione è rappresentato dalla “brevettazione alternativa” prevista dall’art. 84 c.p.i. Tale disposizione consente, infatti, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità e domanda per brevetto per invenzione industriale, di modo che nel caso di rigetto totale o parziale della richiesta di rilascio di brevetto per invenzione, il brevetto per modello di utilità valga comunque.
L’art. 6, II comma, del D.M. 27/06/2008 prevede, infatti, che l’UIBM ( = Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ) possa inviare una lettera interlocutoria di rifiuto, adeguatamente motivata, a seguito della quale il richiedente potrà esercitare le facoltà di ritiro, rettifica e integrazione della domanda di cui all’art. 172, c.p.i. o quella di modifica della domanda ai sensi dell’art. 84, II comma, c.p.i. oppure optare per la brevettazione alternativa.
Attraverso l’istituto della brevettazione alternativa il rischio di incontrare il rifiuto dell’UIBM a rilasciare un titolo brevettuale viene drasticamente ridotto. Una volta entrato a regime l’esame di validità, infatti, anche l’eventualità di vedere dichiarato nullo il titolo concesso dovrebbe essere limitata, ferma restando che le decisioni dell’UIBM rimangono soggette al giudizio di validità del titolo brevettuale in sede giudiziale.
Proprio per fronteggiare tale eventualità è stato a lungo utilizzato l’espediente della “doppia brevettazione” consistente nel depositare presso due diversi uffici periferici due domande autonome aventi ad oggetto brevetti indipendenti di cui nessuno dei due poteva costituire anteriorità sull’altro venendo depositati lo stesso giorno, e la cui nullità dell’uno non travolgeva quella dell’altro. L’utilità di questo rimedio si evidenziava specialmente in fase di contenzioso giudiziale nell’ipotesi in cui il convenuto esercitasse riconvenzionalmente azione di nullità, in quanto in tal caso il richiedente poteva invocare a suo sostegno entrambi i brevetti.
Questa prassi si scontrava, e si scontra ancor oggi, con una giurisprudenza che esclude la duplice e cumulativa protezione sotto i profili dell’invenzione e del modello, dal momento che il trovato come invenzione industriale esclude che lo stesso possa essere qualificato come modello di utilità (Cass. 15/12/1983 n. 7398, GADI 1983).

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